Juan Casulá. Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual

Experiencia judicial

He liderado cientos de procedimientos, desde el Tribunal Supremo hasta el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea.   

Propiedad industrial e intelectual, patentes, marcas. Webinar

Experiencia docente

Soy ponente habitual e imparto conferencias sobre marcas y patentes en distintas instituciones como:

  • Escuela de Práctica Jurídica Colex
  • Instituto de Empresa
  • Boletín Oficial del Estado
  • Magister Lvcentinvm (Universidad de Alicante)
  • Club Español del Arbitraje

pleitos relevantes

He intervenido en casos complejos relacionados con marcas / empresas de gran impacto comercial o mediático como:

tribunal supremo

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 1992, en el caso Vienetta vs Vienesa (VLEX 17733229).

En este caso defendiendo a UNILEVER conseguí prohibir el uso de la marca Vienesa, por ser incompatible con la marca Vienetta previamente registrada por Helados Frigo

SENTENCIA del Tribunal Supremo de fecha 25 de abril de 1994 (ECLI ES:TS:1994:22243, RAJ.3222, caso ROBERTO ZUBIRI vs TRANSKRITT):

Al estimar la casación que defendí en un caso de Modelos de Utilidad, el Tribunal Supremo declara que en la opción a prorrogar su licencia no
basta para que se entienda ejercitada la opción en tiempo oportuno que se manifieste esa voluntad dentro del plazo pactado sino que es
necesario que esa declaración de voluntad llegue al concedente de la opción dentro del plazo.

SENTENCIA del Tribunal Supremo de fecha 28 de septiembre de 2007 (Roj: STS 6154/2007, Nº de Recurso: 4050/2000 – JUR.315456), caso DTI:

Esta sentencia del Tribunal Supremo, estimando la casación que interpuse en nombre de DISTRIBUCION DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL S.A.
(DTI) invocando sus marcas y razón social, revoca el fallo de la Audiencia y en base a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal condena a la parte
demandada:

  1. A cesar inmediatamente y para el futuro en la utilización de las denominaciones “DTI” y/o “DEPARTAMENTO TECNICO INMOBILIARIO” como marca y/o razón social identificativas de servicios inmobiliarios y/o otros servicios, productos y/o actividades vinculadas al negocio inmobiliario, o cualquier otra sustancialmente confundible o asociable a la denominación o siglas “DTI”;
  2. A retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios, cartas y correspondencia corporativa
  3. A hacer entrega para su destrucción de documentos
  4. A la publicación a costa de la parte demandada de la sentencia (…) en dos periódicos de difusión provincial y en otros dos de ámbito regional, así como en todos aquellos medios de comunicación social que hubiera empleado la parte demandada para publicitar tales distintivos;
  5. A modificar su razón social (…), sustituyéndola por otra no confusoria que no incorpore la denominación ni las siglas “DTI”
  6. Al pago de las costas causadas en este procedimiento.”

En contrapartida descarta la indemnización de daños y perjuicios por falta de prueba suficiente.

abogados propiedad intelectual

primera instancia y apelación

SENTENCIA de la Audiencia Provincial Sección 4ª de Bilbao de fecha 21 de marzo de 2001 (Roj: SAP BI 1339/2001, caso SOLAC vs ARIETE):

La condena por infracción de patente que recayó en este caso conseguí se mitigara en materia indemnizatoria, al estimarse como motivo de apelación “la falta de prueba de los daños y perjuicios”. La demandante optó por cuantificar s u lucro cesante según el beneficio que previsiblemente habría obtenido de no haber existido la competencia de la demandada, “lo que exigía en el caso desplegar una actividad probatoria tendente a acreditar las compras realizadas por Ufesa antes de producirse la competencia de la demandada y las compras realizadas por Ufesa después de producirse dicha competencia, todo ello al objeto de establecer la realidad de una disminución en los pedidos que resultase además susceptible de achacarse a la actividad ilícita de la parte demandada, nada de lo que ha acreditado ni intentado acreditar la parte demandante”.

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SENTENCIA Audiencia Provincial Sección 8ª de Alicante en 27 de febrero de 2007:

Esta sentencia de apelación, confirmando la estimación de demanda presentada por la titular y licenciataria de la marca comunitaria nº 2.763.266 “CANNA “The solution for growth and bloom” (con gráfico), para distinguir productos de las clases 1 y 5 del Nomenclátor internacional de Marcas, y desestimando la demanda reconvencional de las demandadas sobre nulidad de tal marca por supuesto carácter descriptivo, declara que la marca aplicada a fertilizantes de cannabis:

  1. reviste “un cierto carácter evocador, a un determinado público, de las características de los productos para los cuales se registra”, siendo una marca sugestiva “porque ni semántica ni conceptualmente contiene una información directa de las características del producto sino meramente indirecto”; y
  2. la marca “Bio-CANNA” usada por las demandadas para los mismos productos supone una infracción que debe ser cesada e indemnizada, “en la cuantía resultante de aplicar el 1% sobre la cifra de negocios de los actores, con los criterios establecidos en la sentencia de instancia (…), a partir de la fecha de publicación del registro de la marca comunitaria”.

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SENTENCIA Juzgado Mercantil 4 de Barcelona en 10 de enero de 2023

Esta sentencia descarta la infracción de una patente que reivindica un “mango para equipo de deporte”. Para ello se funda, básicamente:

  1. de una parte en la doctrina sobre alcance registral de las patentes consolidada por la Oficina Europea de Patentes (Case Law of the Boards of Appeal de la EPO), la Audiencia Provincial Sección 15 de Barcelona y el Tribunal Supremo; y
  2. de otra parte en la prueba pericial que en el proceso comparó el objeto de la patente con el producto explotado por la demandada.

SENTENCIA Juzgado Mercantil 4 de Barcelona en 10 de enero de 2023

La prueba pericial técnica refrendó la infracción de patente de mi cliente PRONUTEC. El objeto patentado es una base portafusibles, como “elemento esencial” que se aplicaba a unas cajas de protección. Por tanto la prueba pericial económica cuantificó una amplia compensación de daños pagadera por lucro cesante y por daño emergente, atendiendo al objeto patentado y a la caja a que se destinaba.

La condena además incluyó la publicidad de la sentencia en la web de la demandada, que tuvo gran resonancia en el sector de fabricantes de material eléctrico.

En tales recursos de apelación y casación el índice de éxito ronda el 80% repartidos entre empresas/marcas de implantación tanto nacional como internacional

Algunas de mis ponencias...

Juan Casulá
Propiedad industrial e intelectual, patentes, marcas. Webinar

Asimismo he participado en múltiples cursos, seminarios de especialización y foros con Jueces, Agentes, Examinadores de Oficinas de Patentes y Marcas, especialmente en ICADE, ESADE, Colegios de Abogados, ANDEMA, Cámaras de Comercio y varias Universidades. 

CEA - Club Español del Arbitraje

Ponencia sobre «Peritaje judicial y Arbitraje en el IX Seminario CEA Italia (Turín,2022)

Instituto de empresa

Ponencia «Propiedad Industrial e Intelectual: su protección internacional (2003)» dentro del Master «Europa Central y del Este: nuevas oportunidades de negocio; marco jurídico y fiscal».

Andema - Dirección general de Aduanas

Ponencia en las jornadas de ANDEMA impartida en la Dirección General de Aduanas, como representante del Sector Juguetero, sobre la aplicación del Reglamento CEE Antipiratería (2004).